Как заключить лицензионный договор? Основные положения
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев
лицензионный договор

Лицензионный договор — это соглашение между двумя сторонами, именующимися по договору как лицензиар (тот, кто передаёт право на использование объекта интеллектуальной собственности) и лицензиат (тот, кто принимает право на использование объекта интеллектуальной собственности. Обычно лицензионный договор заключается с целью предоставления лицензиату права производить и/или каким-либо способом распространять товары, использовать торговую марку/товарный знак, или использовать запатентованную технологию, принадлежащую лицензиару. Взамен, лицензиат подчиняется ряду условий относительно использования собственности лицензиара, и соглашается производить платежи за такое использование.

Лицензионные договора используются в разных жизненных ситуациях. Например, предприниматель может договориться с профессиональной спортивной командой о разработке, производстве и продаже товаров с логотипом спортивной команды. Или же начинающий производитель может лицензировать запатентованную технологию производства у более крупной фирмы, чтобы получить конкурентное преимущество, а не тратить время и деньги на разработку собственной технологии. Или компания, занимающаяся открытками, может договориться с дистрибьютором фильмов о выпуске серии поздравительных открыток с изображением популярного анимационного персонажа. Как видим, таких ситуаций множество. И правильно будет оформить отношения сторон лицензионным договором.

Существенные положения и условия лицензионного договора

Перед заключением лицензионного договора сторонам обязательно надо обсудить и определить для себя следующее:

  1. Вид лицензии.

 

Для этого а) необходимо определиться сможет ли ещё кто-либо, кроме лицензиата (на той же территории и в тот же временной промежуток, на который планируется заключить договор) иметь возможность использовать объект интеллектуальной собственности; определить объем прав и способов использования; и б) будет ли вообще иметь сторона, получающая лицензию, право использовать этот объект в своей сфере деятельности.

Если в обоих случаях ответ «да» – тогда лицензия будет неисключительной, если же «нет» – то исключительной.

Кроме того, существует ещё и единичная лицензия – когда лицензиар оставляет за собой право использовать такой объект в сфере, определённой лицензионным договором, однако не будет иметь права передавать этот объект по таким же договорам третьим лицам.

Если в лицензионном договоре не указать вид лицензии, то, по общему правилу, будет считаться, что объект интеллектуальной собственности передаётся по неисключительной лицензии.

  1. Способы использования и объём прав на использование так же должны быть чётко обозначены и перечислены в лицензионном договоре. В противном случае, будет считаться, что лицензиат попросту не получил никаких прав и не может желаемым способом использовать полученный по лицензии объект.

 

  1. Территория, которой стороны предпочитают ограничить действие договора и, соответственно, переданные по нему права. Тут всё просто – стороны на своё усмотрение определяют территорию/страну. Правда, предварительно стоит проверить, зарегистрирован ли там объект интеллектуальной собственности, права на который передаются.

 

  1. Срок. Стороны вольны самостоятельно определить срок действия лицензионного договора. Если такой срок не будет установлен, то он по умолчанию будет считаться заключённым на срок, оставшийся до конечной даты действия исключительного имущественного права на объект интеллектуальной собственности, но не более чем на пять лет.

 

  1. Порядок расчётов и их размер. Тут тоже у сторон возможны варианты. Зачастую в лицензионных договорах используется такой вид платежа, как «роялти«. По нему вознаграждение будет выглядеть как периодические отчисления на весь срок действия договора, а размер может рассчитываться, скажем, исходя из оговорённого сторонами процента от дохода, полученного лицензиатом за использование объекта права интеллектуальной собственности.

 

Помимо «роялти» существует также такой способ оплаты за использование программного обеспечения, как «паушальный«. Он представляет собой фиксированную сумму, которая выплачивается лицензиару единожды (зачастую, если используется этот вид платежа, то в договоре ограничивается количество копий объекта интеллектуальной собственности, который может быть реализован лицензиатом). Кроме того, стороны могут установить комбинированную плату.

Специфические положения и условия лицензионного договора на примере программных продуктов

Среди таких условий можно выделить следующие:

  1. Кибербезопасность. Ввиду того, что взломать сейчас можно что угодно (главное найти хорошего специалиста), гарантировать сто процентную защиту какому-либо программному продукту просто невозможно. В связи с этим сторонам необходимо прописать в договоре, кто же будет ответственен за любые потенциальные риски, в том числе и связанные со взломом продукта.

 

  1. Техническое обслуживание. Обычно в лицензионных договорах указывают, что АйТи-продукт передаётся «как есть». Передача продукта на условиях «как есть» означает, что лицензиар снимает с себя какую-либо ответственность за дальнейшую работоспособность продукта и не берёт на себя его техподдержку и/или сервисное обслуживание. Потому, перед заключением лицензионного договора сторонам обязательно надо обсудить данный вопрос.

 

  1. Защита данных и работа с ними. Если программный продукт, который передаётся по договору, предусматривает загрузку в него лицензиатом каких-либо коммерческих данных, в договоре стоит предусмотреть характер и объём таких загружаемых данных, а также правила работы с такими данными. Тут можно детализировать взаимодействие программного продукта с данными, каким образом эти данные будут обрабатываться, кто будет иметь к ним доступ и что произойдёт с такими данными, когда истечёт срок действия лицензионного договора.

 

  1. Конфиденциальность. По сути, взаимосвязано с предыдущим пунктом. Стороны должны изложить собственную политику конфиденциальности, где установить, что конкретно будет считаться конфиденциальной информацией и т.п.

 

  1. Модификация объекта, его адаптация и другое. Немаловажный момент, который сторонам также необходимо предусмотреть в лицензионном договоре. Поскольку, в случае, если лицензиат каким-либо способом дополнит исходный код программы, переданной лицензиаром по договору, или создаст на её основе свою новую программу, исключительные права на такой вновь созданный объект будут уже принадлежать лицензиату.

 

  1. Нерезиденты. Если договор заключается с нерезидентом, то необходимо также добавить арбитражную оговорку. Определить в правовом поле какой страны будут происходить судебные разбирательства в случае наличия спора по заключённому договору, какой суд будет рассматривать спор, на каком языке и т.п.

В заключение, следует сказать, что грамотно составленный лицензионный договор – это лучший способ юридически узаконить отношения относительно использования объектов интеллектуальной собственности. Необходимо уделить достаточно внимания и скрупулёзно прописать условия будущего лицензионного договора, чтобы в дальнейшем иметь полную защиту своих прав.

Если Вы сомневаетесь в том, подходит ли в Вашей ситуации данный тип договоров и вообще надо ли заключать лицензионный договор, рекомендуем обратиться за профессиональной юридической помощью в ЮФ «Центр правового консалтинга». Наши опытные специалисты проконсультируют по вопросам передачи прав на объекты интеллектуальной собственности и помогут составить юридически грамотные договора, чтобы обезопасить Вас и Ваш бизнес.


Ольга Хорошайло, ЮФ «Центр правового консалтинга»


Юридическое сопровождение в IT-сфере



ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda